Pos. 2	Prot. N. 17.2005.11

Oggetto: Ente pubblico e privato - Istituto regionale Vite e Vino - Attività di sperimentazione - Utilizzo risultanze economiche.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE Dipartimento Interventi Infrastrutturali


e, p.c. ISTITUTO REGIONALE VITE E VINO
LORO SEDI





1. Con atto 27 gennaio 2005, n. prot. 8236, codesto Dipartimento chiede l'avviso dello scrivente Ufficio sulla problematica, che di seguito si riassume, posta dall'Istituto regionale della vite e del vino (I.R.V.V.).
L'Istituto regionale è riuscito, a seguito di ricerca e sperimentazione su microrganismi autoctoni della Sicilia, a selezionare, isolandoli, dei ceppi di lieviti indigeni da utilizzare in enologia. Viene riferito che i ceppi di lieviti finora utilizzati per la fermentazione dei vini siciliani, in quanto provenienti da vitigni di regioni vitinicole differenti dalla nostra, non sono in grado, contrariamente ai ceppi selezionati dall'I.R.V.V., di sviluppare talune qualità organolettiche tipiche delle produzioni locali.
L'esito della ricerca suddetta, comunicata a convegni e apparsa su riviste specializzate, ha interessato una società leader nella produzione di lieviti che ha chiesto all'Istituto licenza esclusiva per l'utilizzazione dei ceppi selezionati, al fine di produrre e distribuire dei nuovi lieviti; in contropartita l'Istituto riceverebbe delle royalties percentuali sul fatturato dei prodotti e l'impegno della società di tentare di realizzare il prodotto finale da immettere sul mercato siciliano già per la campagna di vendemmia 2005.
Sulla base di quanto premesso, si chiede a questo Ufficio se l'I.R.V.V. possa procedere alla conclusione di un accordo direttamente con la società che ne ha fatto richiesta.

2. La problematica concretamente riferita ha natura e implicazioni tali da richiedere un'approccio differente rispetto a quello richiesto.
La selezione dei ceppi suindicata pare infatti inerire alla materia delle invenzioni industriali; ne consegue che - come si evidenzierà nel prosieguo della trattazione - la scelta del contraente cui affidare lo sfruttamento industriale dell'invenzione appartiene, allo stato dei fatti riferiti, al dipendente che ne risulta autore.
La materia delle invenzioni industriali del dipendente è disciplinata in Italia dal R.D. 29 giugno 1939, n. 1127. Detta normativa prevede (art. 23 ) la distinzione tra invenzioni di servizio - in cui l'attività inventiva è l'oggetto del contratto - che assegnano al datore di lavoro i diritti allo sfruttamento economico dell'invenzione senza dovere alcun compenso al dipendente oltre la normale retribuzione - e invenzioni d'azienda che - non costituendo uno sbocco prefigurato della prestazione lavorativa - danno diritto ad un equo premio al dipendente per ripagarlo della perdita del diritto allo sfruttamento economico dell'invenzione a favore del datore di lavoro, nonché le invenzioni occasionali (art. 24) che - fatte dal dipendente al di fuori delle due precedenti ipotesi ma comunque in un campo di attività dell'azienda - danno diritto al rilascio del brevetto all'autore dell'invenzione con diritto di prelazione del datore di lavoro per l'acquisto del brevetto stesso nei termini e nei modi previsti dalla legge stessa.
La regolamentazione delle invenzioni dei dipendenti di impresa secondo i canoni indicati dagli artt. 23-26 sono disciplinate nel pubblico impiego dall'art. 34 del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato, di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che al primo comma dispone: "I diritti derivanti dall'invenzione industriale nell'esecuzione del rapporto d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del rapporto ed a tale scopo retribuita appartengono allo Stato salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. Se non è prevista la retribuzione spetta all'inventore anche un equo premio, per la determinazione del quale si tiene conto dell'importanza dell'invenzione", e al secondo comma continua . "Qualora non ricorrano le condizioni previste nel comma precedente e si tratti di invenzione industriale che rientra nel campo di attività dell'amministrazione a cui è addetto l'inventore, l'amministrazione stessa ha il diritto di prelazione per l'uso esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto nonché per la facoltà di chiedere od acquistare per la medesima invenzione brevetti all'estero, verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dall'amministrazione per pervenire all'invenzione ".
Il sistema sopra delineato però viene innovativamente integrato con una speciale previsione, di ben differente contenuto, ad opera dell'art. 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che, introducendo l'art. 24-bis al regio decreto del 1939, deroga al sistema generale, nel senso che la titolarità dei diritti sulle invenzioni , se effettuate in costanza di rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione avente tra i suoi fini quello della ricerca - come nella fattispecie pare avere l'I.R.V.V. - è di esclusiva appartenenza dell'autore dell'invenzione brevettabile.
La speciale previsione normativa, che si riporta integralmente , dispone:
"24-bis. 1. In deroga all'articolo 23 del presente decreto e all'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quando il rapporto di lavoro intercorre con una università o con una pubblica amministrazione avente fra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.
2. Le università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione, ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.
3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del 50 per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il 30 per cento dei proventi o canoni.
4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore".
L'istituto regionale in oggetto pare rientrare tra le amministrazioni pubbliche aventi fra i propri fini istituzionali finalità di ricerca; ciò è desumibile dalla legge regionale istitutiva dell'I.R.V.V., 18 luglio 1950, n. 64, art. 2, punti c) ed f), e in particolare dallo statuto-regolamento di cui al D.A. 21 dicembre 1951, n. 12, che al titolo I, art. 2, nel riportare gli scopi dell'Istituto, indica, tra gli altri, "compiere studi di indole ampelografica sui porta innesti e sui vitigni italiani e stranieri da vino e da tavola, con particolare riguardo alle varietà locali; approfondire lo studio sugli ibridi produttori", nonché "compiere studi sperimentali sui problemi di fisiologia e patologia viticola, in relazione all'ambiente" ed ancora, come nella concreta fattispecie sottoposta, "compiere studi enologici allo scopo di perfezionare la tecnica della vinificazione con particolare riguardo allo studio di microbiologia e alla meccanica".
L'impianto normativo riferito dall'art. 24-bis surriportato (ancorché da più parti criticato perché sbilanciato a favore dell'autore dell'invenzione) contiene dei correttivi, o meglio la possibilità di prevederli, laddove la pubblica Amministrazione interessata ha la possibilità di emanare una disciplina che - pur nel rispetto di requisiti minimi, come la percentuale del 50% dei profitti da assegnare al dipendente - può riequilibrare differentemente le posizioni (così, a titolo esemplificativo, potrebbe disporsi la cessione a favore dell'Amministrazione dell'opzione a brevettare o a cedere senza brevetto i risultati della ricerca, o l'accollo delle spese di brevetto che, in mancanza di differente previsione, sono a carico dell'autore dell'invenzione, così come ogni altro rischio patrimoniale, spese legali, contrattuali, ecc. e, conseguentemente, in ragione dell'assunzione delle spese, l'amministrazione potrebbe riservarsi anche percentuali sui proventi differenti rispetto al 30% normativamente applicabile in caso di assenza di regolamentazione).
L'Istituto regionale però risulta ad oggi sfornito di qualsivoglia regolamentazione in materia ed è dunque privo del diritto di scegliere se e con chi contrattare (in futuro l'adozione del regolamento sulle invenzioni potrebbe contenere una riserva a favore dell'Istituto sulla scelta del contraente). La mancata adozione di una regolamentazione che statuisca diversamente dalla previsione normativa (art. 24bis R.D. 1127/1939) non può che comportare la stretta applicazione di quanto nella stessa disposto. Conseguentemente anche la scelta del contraente è da ritenere ascrivibile ai diritti esclusivi dell'autore dell'invenzione.
In attesa che l'Istituto regionale in oggetto si munisca di una propria normativa disciplinante l'attività di ricerca e sperimentazione, nulla impedisce che le parti (autore dell'invenzione e I.R.V.V.) per l'odierna fattispecie possano trovare un accordo - prodromico a quello che si concluderà con la società che ha chiesto di produrre i lieviti - al fine di determinare, differentemente dall'art. 24-bis, taluni aspetti. Tra questi, ad esempio, la previsione di una partecipazione diretta dell'I.R.V.V., unitamente all'autore dell'invenzione, alla conclusione dell'accordo sullo sfruttamento industriale della ricerca di che trattasi.

3. A chiarimento di taluni concetti giuridici presenti nella trattazione affrontata, si precisa che, secondo la legislazione italiana, l'invenzione è astrattamente brevettabile (invero la brevettabilità in concreto richiederebbe il deposito della domanda di brevetto e l'avvio del complesso procedimento previsto per giungere al rilascio o al diniego dello stesso, ovvero, in alternativa, il ricorso alla consulenza di uno studio specializzato in brevetti con specifica competenza anche di tipo scientifica, al fine di ottenere un giudizio sulla presumibile brevettabilità dell'invenzione) qualora sussistano i requisiti (novità, originalità, industrialità e liceità) disposti dagli artt. 13, 14, 16 e 17 del regio decreto del 1939.
Nella specifica fattispecie, l'oggetto selezionato pare rientrare nel campo della brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche disciplinate dalla direttiva comunitaria 6 luglio 1998, n. 98/44/CE che, in particolare al punto 2 dell'art. 2, ritiene che "Un procedimento di produzione di vegetali o di animali è essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fenomeni naturali quali l'incrocio o la selezione", precisando, al successivo art. 3, punto 2, che "Un materiale biologico che viene isolato dal suo ambiente naturale..............può essere oggetto di invenzione, anche se preesisteva allo stato naturale".
La scelta di brevettare o meno gli esiti della ricerca di che trattasi rientra nella titolarità esclusiva dell'ideatore. A tal proposito si rileva che il brevetto è l'unico strumento che offra la garanzia di protezione assoluta dell'idea che in esso è contenuta. Tuttavia quando una particolare tecnologia non si può o non si vuole brevettarla, è possibile commercializzarla utilizzando i c.d. "contratti di know how", tramite i quali viene trasferito o dato in licenza l'insieme delle conoscenze tecniche che consentono di raggiungere un certo risultato o di produrre un certo oggetto. Detta tipologia contrattuale atipica potrebbe essere utilizzata dall'autore dell'invenzione, qualora decidesse di non brevettare ma di cedere direttamente alla società interessata il contenuto dell'invenzione, con diritto dell'Istituto a percepire (in mancanza di diversa pattuizione col dipendente, relativa anche alla partecipazione diretta dell'Istituo alle trattative pre-contrattuali e alle determinazioni contrattuali vere e proprie) il 30% dei diritti di sfruttamento discendenti dalla cessione del know-how.
A livello comunitario la disciplina sulle licenze di brevetto e sugli accordi di trasferimento di know how - di cui al regolamento della commissione 7 aprile 2004, n. 772/2004, contenente le regole atte ad evitare effetti anticoncorrenziali degli accordi di trasferimento di tecnologia - definisce (art. 1, lettera i) <> "un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da esperienze e da prove ", che è segreto (vale a dire non generalmente noto, né facilmente accessibile), sostanziale (vale a dire significativo ed utile per la produzione dei prodotti contrattuali) e individuato (vale a dire descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e sostanzialità).


4. Infine, con riferimento al quesito effettivamente posto da codesta Amministrazione, seppur superato dalla trattazione affrontata a ragione della differente collocazione giuridica che ha interessato la fattispecie sottoposta, questo Ufficio, seppur sinteticamente, manifesta il proprio avviso, ritenendo che, proprio la peculiarità della situazione sottoposta e la mancanza di regole predefinite, consiglia di ricavare dal sistema le necessarie indicazioni che, in materia di stipulazione di contratti da parte della pubblica amministrazione, impongono, in via generale, nella scelta dei contraenti, il ricorso a procedimenti ad evidenza pubblica, seppur la stipulazione successiva dell'atto contrattuale vero e proprio è soggetto al diritto privato.
Detto principio non pare, invero, derogabile nemmeno alla luce del vantaggio, considerato dall'Istituto, circa la possibilità di avere sul mercato un prodotto migliore degli attuali già per la campagna vendemmia 2005. Ciò, sia perché, come si rileva nella relazione dell'Istituto, allegata alla richiesta di parere, le prove industriali per testare la capacità dei lieviti di resistere all'essiccamento sono di incerto risultato, ma principalmente perché non si hanno elementi di nessun confronto, quali altre offerte di possibili interessati; la mancanza poi di esperienze precedenti con le problematiche segnalate non giustifica un'eccezione al sistema, quale la mera trattativa privata comporterebbe.

Al contrario le regole dell'evidenza pubblica non vincolano in alcun modo, come detto ai punti precedenti, il dipendente- hautore dell'invenzione che, titolare dei diritti derivanti dalla stessa, può liberamente scegliere il contraente cui affidare lo sfruttamento industriale. Le regole dell'evidenza pubblica vengono meno anche nell'ipotesi in cui l'I.R.V.V., comunque privo della facoltà di scelta del contraente, dovesse partecipare, in qualità di parte, alla stipulazione dell'accordo contrattuale con la società scelta dall'autore dell'invenzione.

Nei termini il reso parere.
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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".